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El camino para perseguir las imitaciones de prestaciones se va estrechando cada vez más: así deriva de las últimas sentencias de nuestro Tribunal Supremo.
Por otra parte, las posibilidades de que los abogados podamos evaluar con cierta firmeza de criterio para nuestros clientes las posibilidades de éxito de litigar por el cauce que en la Ley de Competencia Desleal prevé como prohibido imitar cuando con ello se aprovecha indebidamente el esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD) se han vuelto escasas, pues la solución de cada caso dependerá casi totalmente de la aplicación de conceptos indeterminados que entrañan un juicio de ortodoxia de conducta propio de la ciencia económica. Porque para que la imitación de una prestación ajena pueda considerarse indebida, deberá entre otras cosas apreciarse que quien imita obtiene con ello un ahorro significativo de costes de producción o comercialización “más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada”.
Ahí es nada.
Los requisitos para estimar que la imitación de una prestación no protegida por un derecho de exclusiva pueda perseguirse con éxito por aprovechamiento indebido del esfuerzo de otro son cada vez más estrictos, y ello hasta el punto de que cabe plantear si la prohibición de imitar estas prestaciones tiene una eficacia relevante o si, en definitiva, el art. 11.2 LCD lleva camino de convertirse en un precepto poco menos que decorativo. Perseguir la imitación de las prestaciones propias invocando la LCD ha pasado a convertirse en una tarea de gran mérito. Si la prestación propia está protegida por un derecho de exclusiva –propiedad intelectual o industrial-, éste será normal y correctamente (como ley especial) el cauce a activar. Pero para cuando no es así, la vía de la LCD se está casi convirtiendo en una vía ciega.
Nunca fue el del art. 11.2 LCD, es cierto, un cauce cómodo para perseguir las imitaciones. Los requisitos venían ya siendo exigentes. En primer lugar, siempre ha sido necesario poner gran celo a la hora de escoger y delimitar la acción, porque cualquier pequeño descuido en el enfoque, a la hora de invocar el tipo aplicable, puede acarrear consecuencias funestas: si el abogado no está fino, el cliente lo pagará aquí como en pocas otras disciplinas, pues el tradicional principio da hihi factum, dabo tibi ius cotiza a la baja en la competencia desleal. La argumentación exigente para el demandante tiene difícil refutación: no se trata de que los Tribunales no pudiéramos, llegado el caso, hacer la pertinente subsunción de los hechos en los tipos de la ley, se nos dice; es que la mera invocación a bloque de todos los tipos, tras una mera relación de hechos, generará indefensión a la contraparte, que se verá obligada a refutar imputaciones no suficientemente definidas. Gánese por tanto cada letrado su minuta, que los jueces no estamos para esto. Botón de muestra es la Sentencia de la AP de Madrid núm. 41/2015, de 9 febrero (JUR 2015\101922, ponente Sr. Arribas), estricta en cuanto a las obligaciones que incumben al demandante al efectuar el reproche de deslealtad. Lo dice así:
“El Tribunal Supremo ha destacado la necesidad de que los hechos que se relacionen se incardinen por el demandante en los tipos legales previstos como actos de competencia desleal, incluido el relativo a los actos contrarios a la buena fe que contempla el artículo 4 LCD – anterior art. 5 de la Ley -.
Cada uno de los ilícitos concurrenciales de la Ley de Competencia Desleal tiene sustantividad propia y autonomía y da lugar a una modalidad de acción, la cual debe configurarse -identificarse e individualizarse- de forma precisa y concreta. La delimitación fáctica y jurídica de cada uno de los supuestos que permiten la incardinación de los tipos legales, general o específicos, de ilícito concurrencial corresponde a quien demanda, sin que le sea dable hacer una relación de hechos históricos, para a continuación diferir al Tribunal la selección del tipo que estima adecuado al caso (S. 22 de noviembre de 2010). Ello no forma parte de la función jurisdiccional, ni se compagina con el principio de rogación, ni en definitiva lo permite la defensa de la otra parte, la cual, ante tal remisión genérica, se vería forzada a razonar el rechazo, para el caso, de todos y cada uno de los tipos legales, incluso el de cierre recogido en el art. 5 LCD. La elección de una u otra acción, o de varias acumuladas, corresponde a la parte interesada, la que tiene la carga procesal -imperativo del propio interés- de expresar con claridad, y no de forma farragosa y confusa (como se le imputa en el supuesto de autos) la concurrencia de los requisitos del ilícito correspondiente.”
El tipo del art. 11.2 LCD sólo sirve para la imitación desleal de los propios productos, de manera que si el reproche proviene de la forma de presentarlos, el cauce correcto será el del art. 6 LCD (actos de confusión). Ello no es algo que derive de manera inequívoca de la ley, contra lo que en ocasiones pretende hacerse ver, pero es doctrina consolidada y ya se sabe que la LCD es para estas cosas muy traicionera. La imitación no podrá perseguirse, por otra parte, si no recae sobre características del producto que sean esenciales, de donde se colige que lo accesorio podrá imitarse sin mayor problema. Y lo imitado, es importante, habrá de ser singular, en el sentido de proporcionar “rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirla a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas” (STS núm. 1658/2017, de 5 de mayo de 2017, ponente Excmo. Sr. Sarazá Jimena). Felizmente parece haberse abandonado al menos el requisito de que la imitación prohibida deba entrañar necesariamente una reproducción mecánica de la prestación, tras la STS de Pleno de 30 de diciembre de 2010 (asunto Super Verano Mix; ponente Excmo. Sr. Corbal Fernández).
En Bercovitz & Carvajal defendimos por aquel entonces con éxito, al recurrir en casación, que la imitación prohibida no tenía por qué llegar a través de una reproducción de la prestación. Y la Sala Primera aceptó nuestra tesis, aunque nos diera la razón en el caso concreto por la vía del art. 6 (actos de confusión). Con todo, es llamativo, como ha destacado Aurea Suñol, que no siempre las Audiencias Provinciales hayan recogido después esta doctrina menos restrictiva, ya claramente trazada tras la sentencia de Pleno mencionada.
Pocas sentencias son tan claras a la hora de hacer ver cómo el camino para perseguir las imitaciones de prestaciones ajenas se va volviendo angosto como la sentencia de 17 mayo de 2017 (RJ 2017\2313). El Tribunal Supremo, al tiempo que recuerda una resolución anterior que estableció las bases de la doctrina que ahora afianza, marca tendencia con firmeza: está ganando con claridad la tesis que da mayor cancha a la libertad de imitar. Lo preludia en estos términos:
“5.- En la sentencia 675/2014, de 3 de diciembre (RJ 2014, 6762), afirmamos que, dado que toda imitación implica beneficiarse del esfuerzo del imitado, se ha impuesto una interpretación de la norma del art. 11.2 LCD que no deje sin contenido efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva que se contiene en el art. 11.1 LCD y que, además, respete la función de la Ley de Competencia Desleal como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren.”
Porque como señala la Sala Primera en dicha sentencia -y por mucho que ello sea difícil de explicar muchas veces por un abogado a un cliente que se entiende agraviado-, imitar no es malo, con carácter general (bien lo saben en las escuelas de arte), y tampoco está prohibido:
“Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, per se, desleal. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación.”
La evolución o endurecimiento que cabe apreciar en la sentencia citada se advierte sobre todo al requerirse de manera más estricta que, para incurrir en la prohibición –esto es, para que el aprovechamiento del esfuerzo ajeno que lleva a cabo el imitador sea indebido- la imitación deba recaer sobre productos que no estén ya afianzados o hayan tenido, en virtud del tiempo transcurrido, la oportunidad de asentarse. Los recién llegados, a lo que se ve, podrán actuar con agresividad frente al pionero cuando este ha tenido la posibilidad de afianzarse (haya o no aprovechado tal oportunidad).
La sentencia abordaba el caso de un libro explicativo de dietas hiperproteicas para reducir peso, similar al Método Pronokal, de las que prometen una figura espectacular sin privarse de una ingesta abundante de jamón serrano. La sociedad creadora del primer método había recurrido al Tribunal Supremo en casación, invocando infracción del art.11.2 LCD, tras ver desestimadas sus pretensiones en las dos instancias. Y el Tribunal Supremo no pasa por alto la oportunidad de endurecer los requisitos de aplicación de la norma, por mucho que la solución del caso concreto no lo requiriese: ni se había producido una imitación de los elementos esenciales de la prestación, ni ésta tenía singularidad competitiva.
En estos términos:
«7.- De lo expuesto resulta que incluso aunque se hubiera producido una imitación, que no se ha producido, e incluso si la prestación imitada hubiera tenido singularidad competitiva, que no la tenía, no puede considerarse que concurra un aprovechamiento indebido en la conducta de quien, aprovechando sus conocimientos y su experiencia de varios años, propone a los potenciales interesados un método de adelgazamiento similar a uno preexistente (aunque la propia recurrente menciona la existencia de diferencias), que lleva ya varios años en el mercado y ha podido por tanto asentarse.
Ni existe una copia con reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, ni se ha impedido al pionero su afianzamiento en el mercado, puesto que el libro se publicó cuando la demandante llevaba ya varios años en el mercado español.”
Cuando la sentencia se refiere en lo transcrito al pionero frente al recién llegado, y por mucho que la resolución confronte en este punto las conductas de los dos sujetos implicados en la conducta enjuiciada, habrá que entender que el razonamiento no se refiere tanto al competidor como al producto en sí mismo; en otras palabras: cabrá también proyectar el reproche de deslealtad desde un operador pionero ya afianzado, pero en virtud de las ventas de otros productos, frente a quien lleva a cabo la conducta parasitaria respecto de un producto nuevo. Con todo, a fin de cuentas es probable que en estos supuestos el tamaño también importe y tienda a verse con cierta benevolencia el efecto concurrencial de la conducta de un jugador pequeño frente a otro mayor. Al fin y al cabo, la protección que la norma presta al competidor que se ha afirmado o pretende afirmarse en el mercado es sólo indirecta, pues se trata esencialmente de que el mercado funcione bien.
Los requisitos para apreciar la deslealtad, tal y como vienen enunciados en su formulación por el Tribunal Supremo y la doctrina de las Audiencias, son cumulativos, se van sumando, y deben todos ellos concurrir para que una imitación encaje en la prohibición del art. 11.2 LCD. Pero no puede dejar de advertirse que existirán casos en los que difícilmente se podrá valorar con fundamento la concurrencia del endurecido requisito de ausencia de afianzamiento real o potencial del pionero. Nos referimos a la imitación de productos de moda. En esta clase de productos, el primer productor invierte en activos de alto riesgo y el ciclo de amortización y posible rentabilización del producto es muy corto, quizá demasiado para poder analizar el requisito del afianzamiento (la partida se juega para todos muy deprisa). De forma que si en estos casos se permite que actúe el imitador, que invierte sobre seguro al apostar por lo que ya funciona -a veces incluso con fuertes inversiones en promoción del sucedáneo- se estará desincentivando la actuación del pionero. ¿Acaso más allá de lo que se considera admisible en el mercado, o por el contrario dentro de lo admisible?
Además, aunque el éxito en la comercialización de un producto obsequiará al potencial imitador con una mayor libertad de actuación, en ocasiones sucederá que éste imite, de paso y en un mismo producto, aquello cuyo éxito se estima tan sólo probable. Como en los recopilatorios veraniegos del caso Super Verano Mix (STS de 30 de diciembre de 2010), en el que los CDs mezclaban hits con tonadas que nunca lo fueron.
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Javier de Torres Fueyo
Claudia Sevilla Sánchez
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